捷報！本所成功撤銷惡意專利，化解客戶侵權疑慮

2021-01-26

　　侵權及被控侵權仿冒這兩件事情，一直都是創作者最避之唯恐不及的；本所客戶為玉石珠寶飾品設計師，為了推廣其領域的美學，拋磚引石地激發創意，並未將所有設計創作申請專利，以避免專利的排他性設限了同好的設計靈感。

　　然而這樣的美意卻被有心人士利用，將業界既有的設計創作拿去申請新型專利，並在取得專利權後大肆警告相關領域的創作者，甚至指控原創作者仿冒，搞得業界創作者人心惶惶、人人自危。

　　面對這樣的情事，本所精心蒐集相關證據，出手提起舉發，並只花了6個月就一擊中的，成功撤銷對方專利，讓玉石珠寶設計界的創作者們如釋重負。以下將藉由本案與各位創作者分享如何打擊惡意專利捍衛自身權益：

本案詳述

本所客戶（下稱Y小姐）設計了多款玉石珠寶首飾，其中一款是使用珠寶首飾環繞玉石的設計：

然而卻在近年遭到新型專利M564372「飾品之珠寶穿接環繞結構」（下稱「系爭專利」）之專利權人指稱仿冒：

專利權人主張Y小姐的珠寶環繞玉石之設計與其新型專利所保護的結構相同，是仿冒其設計，同時警告業界其他設計師只要使用此設計即侵害了其專利權：

然而，這樣的設計實際上在業界已是習知的做法，理應非任何人專有。因此，Y小姐委託本所提起舉發，舉發理由為系爭專利不具新穎性與進步性。

補充知識：

新穎性：申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。這裡所稱的先前技術，指的是：已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術。
進步性：雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體是該發明所屬技術領域中具有通常知識者可依先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。

步步擊破

新穎性

要證明系爭專利不具新穎性，則須證明這樣的結構設計在業界已是習知的設計，在申請專利前（即2018年4月26日前）已公開實施或已為公眾所知悉。

Y小姐與專利權人實際上曾有過商業關係，Y小姐在專利申請前（2018年4月25日）在Facebook網站向專利權人購買過一只花青戒(如下方照片)，而該花青戒的結構設計即與系爭專利的保護標的雷同：

Y小姐提供了雙方透過Facebook網站之Messenger通訊軟體的對話訊息節錄（如下圖所示）、以及購買的花青戒實物，證明系爭專利在申請前已有販賣(即公開實施的一種)的事實。

另外，Y小姐亦提供了自己在Facebook網站更換大頭貼照片的紀錄，如下圖所示，Y小姐在專利申請前分別於2018年3月4日及2018年3月7日將自己的設計以大頭貼的方式公開展示於自身的Facebook網站中，而該設計即與系爭專利所申請的結構雷同。

審理上述證據時，智慧財產局認為，Messenger通話紀錄相關訊息之證據顯示，有進行買賣之事實，且這些訊息均有電腦自動產生或註記之日期記載，而專利權人也沒有提出任何相關證據遭竄改日期的反證，故認為該些證據具有證據能力，而進行交易的花青戒實物可作為系爭專利的先前技術。

同理，大頭貼的照片更換紀錄，亦有電腦自動產生或註記之日期記載，且設為公開，亦具有證據能力，且照片中展示的產品之設計與系爭專利同有珠寶環繞玉石的結構特徵，可作為系爭專利的先前技術。總結所有證據，智慧財產局認同系爭專利不具新穎性。

進步性

系爭專利與提供之證據（花青戒實物及Y小姐的大頭貼照片）均為相同的技術領域、解決相同的技術問題、具有相同的功能或作用而具有結合的動機。系爭專利為珠寶設計領域中具有通常知識者可依各證據而能輕易完成，因此，智慧財產局亦認同，提供之證據足以證明系爭專利不具進步性。

結論與省思

　　在與Y小姐的合作下，本所從眾多證據文件擷取最關鍵的證明，並將其與舉發理由串聯，將來龍去脈及爭點清晰地呈現，讓審查委員能快速理解案情並做出判斷，進而促成本舉發案在短短6個月內即成立，成功撤銷系爭專利。

　　有鑑於專利流氓越來越多，許多創作者在面對不肖人士持著合法權利威脅時，都會不知所措，甚至只能犧牲自己的創作或商業利益，以避免紛爭。此外，由於電商平台並不具判斷專利侵權的專業，許多專利流氓會趁此拿著未必有效的專利去警告，導致許多業者的商品在該平台被下架，有些商家甚至被貼上仿冒的標籤。

　　通過本案，澄品希望能讓這些受害店家及創作者了解，在面對這樣的狀況時，先不用驚慌，可尋求專利師或專業事務所的協助，或許可通過舉發撤銷這些專利。

　　此外，創作者若欲申請專利，亦可從本案中獲得啟示：申請專利前應避免公開銷售，若因商業考量必須公開進行商業行為，可主張新穎性優惠期以避免因自己的公開行為導致專利無效。

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